Tavaramerkin käyttöpakko ja case ’BIG MAC’ – mikä meni vikaan?

Uutisissa ja julkisessa keskustelussa on kohistu McDonald’s:in vastikään saamasta EU-tavaramerkkiviraston BIG MAC -tavaramerkin menettämistä koskevasta päätöksestä (11.1.2019, no 14 788 C). Keskustelujen mukaan viraston päätös yllätti monet: ”Miten yksi maailman tunnetuimmista brändeistä voi epäonnistua siinä, että se osoittaa Big Mac -tuotenimen olleen tosiasiallisesti käytössä EU:ssa?”. Selitystä voidaan hakea viraston käyttönäyttöä koskevista vaatimuksista, joiden arviointia on selostettu päätöksen perusteluissa.

Tosiasiallista käyttöä koskeva vaatimus

Ensinnäkin voidaan lähteä siitä, että kyseessä oli tavaramerkkioikeudellinen vaatimus: tarpeeksi pitkään rekisteröitynä olleen tavaramerkin haltijan tulee näyttää käyttäneensä merkkiä viimeisen viiden vuoden aikana, tai muuten rekisteröinti voidaan kumota. Käyttöä koskeva vaatimus on olemassa lainsäädännössä esimerkiksi siksi, ettei rekisteri täyty sellaisista merkeistä, joita ei ole ehkä tarkoituskaan ottaa käyttöön eikä tällaisiin tosiasiassa käyttämättömiin oikeuksiin voida vedota myöskään kolmansia vastaan, koska suojan tarvetta haltijalle ei ole.

Miten virasto sitten varmistaa, että tavaramerkkiä on tosiasiassa käytetty? Vastaus: objektiivisen näytön avulla. Näytön laajuudelle, luonteelle ja täydentäville tiedoille on olemassa useita vaatimuksia ja eri maiden viranomaisilla on omat linjauksensa näytön tulkitsemiseen. Muun muassa kirjallisesta näytöstä tulee ilmetä ajankohta sekä maantieteellinen alue, johon käyttö on kohdistunut. Mikäli kyseessä on suurelle kuluttajaryhmälle tarkoitettu kuluttajatuote, voidaan käytön EU:ssa olettaa olevan laajempaa kuin esimerkiksi pienemmälle, tietyn alan ammattilaiskunnalle suunnatun tuotteen osalta. Virasto arvioi näytön aina kokonaisuutena. Todistustaakka on haltijalla.

Näytön pitää osoittaa käyttöä ulospäin eli sellaista käyttöä, joka on tavoittanut kohderyhmän. Siten ei välttämättä katsota kaikissa tilanteissa riittäväksi toimittaa pelkästään yhtiön sisäistä materiaalia, vaan tosiasiallisesti yleisölle julkaistua mainosmateriaalia. Mikäli tunnusta on käytetty esimerkiksi myymälöissä, voi siten olla hyvä idea ottaa valokuvia käytöstä sekä täydentää kuva-aineistoon myymälöiden määrät/paikkakunnat ja kävijätiedot sekä ajankohdat, jolloin aineisto on ollut myymälöissä esillä. Myyntiluvut ja laskut ovat yleensä hyvää näyttöä – ja lukuja voi tarvittaessa pyytää salassa pidettäviksi. Mainosten osalta on suositeltavaa yksilöidä esimerkiksi mainoskampanjan media(t) ja osoittaa, miten laajan yleisön kampanja on tavoittanut.

Asiassa toimitettu näyttö ja viraston huomiot

McDonald’s:in asiassa virastolle oli toimitettu näyttönä kolme yrityksen edustajan kirjoittamaa valaehtoista todistusta käytöstä, joista sinänsä ilmeni, kuinka monia kymmeniä miljoonia tavaramerkillä varusteltuja tuotteita oltiin myyty viimeisten vuosien aikana. Lisäksi aineistossa oli useita sivuja mainosmateriaalia kolmesta suurimmasta toimintamaasta. Mainosmateriaali sisälsi esimerkiksi mainosjulisteita, mainoksia, tuotteiden pakkauksia ja menuita, tulosteita eri maiden kansallisilta sivuilta sekä Wikipedia-artikkelin.

Virasto ei kuitenkaan katsonut tätä sivumäärällisesti laajaa aineistoa riittäväksi sellaisenaan osoittamaan, että tavaramerkkiä olisi tosiasiallisesti käytetty. Virasto jäi päätöksen perustelujen mukaan kaipaamaan esitetyn materiaalin lisäksi konsernin ulkopuolista, eli itsenäistä ja puolueetonta näyttöä. Lisäksi kaivattiin tiettyjä materiaalia täydentäviä tietoja. Esimerkiksi verkkosivutulosteiden osalta viraston mielestä aineistoa olisi tullut täydentää verkkosivujen vierailijamäärillä ja tuotteiden ostoja koskevilla tiedoilla: ”in particular, the value of the internet extracts in terms of evidence can be strengthened by evidence that the specific website has been visited and, in particular, that orders for the relevant goods and services have been made through the website by a certain number of customers in the relevant period and in the relevant territory”. Viraston edellä sanottua huomautusta voidaan kuitenkin pitää hieman erikoisena ainakin sen osalta, ettei hampurilaisia yleensä tilata verkkokaupasta.

Tuotepakkausten, mainosmateriaalin ja menujen osalta virasto olisi halunnut tietoa siitä, missä ja miten aineistoa oli tosiasiassa käytetty sekä osoituksia kohdeyleisöstä, ja johtivatko materiaalit myyntitapahtumiin: ”there is no information provided about how these brochures were circulated, who they were offered to, and whether they have led to any potential or actual purchases”. Toisaalta on hieman outoa, että kyseistä materiaalia olisi ylipäätään laadittu näin laajasti, jos sitä ei olisi lainkaan käytetty. Joka tapauksessa käyttö olisi pitänyt viraston mielestä osoittaa jollakin tavalla myös ulospäin. Wikipedia-artikkelia taas ei virastossa katsottu luotettavaksi lähteeksi sellaisenaan, koska artikkelin tietoja voi muokata kuka tahansa. Toisaalta todettiin, että tällainenkin ns. heikomman todistusarvon omaava aineisto voi sinänsä toimia jossakin tilanteessa kokonaisuutta täydentävänä aineistona.

Vaikka EUIPO:n ohjeet sallivat viraston ottaa huomioon osapuolten toimittaman aineiston lisäksi laajalti tunnetut tosiseikat (well-known facts), virasto ei katsonut tavaramerkin BIG MAC yleisesti tiedossa olevan kaupanolon olevan tällainen seikka. Ehkäpä tämä on herättänyt julkisuudessa eniten kummastusta, koska BIG MAC -hampurilaiset ovat yleisesti erittäin hyvin tunnettu kuluttajatuote. Toisaalta menettelyä on puolustettu muun muassa eri kokoisten toimijoiden yhdenvertaisella kohtelulla. Voisiko ison toimijan käytön huomioida itsestään selvänä seikkana, mikäli pienempien toimijoiden (joilla on vähemmän tunnettuja tuotemerkkejä) pitää osoittaa se erikseen kirjallisen aineiston kautta?

Päätöksen seuraukset ja opit

Toisin kuin asiaa koskeneesta uutisoinnista ja julkisesta keskustelusta on voinut virheellisesti käsittää, McDonald’s ei ole menettänyt EU:n alueella yksinoikeutta Big Mac/BIG MAC -tuote-nimeen hampurilaisten tavaramerkkinä. Kyseessä on ainoastaan toimijan yksi rekisteröinti, eikä kyseessä oleva kumoamisprosessi ole vielä päättynyt. Kyse ei myöskään ollut siitä, että käyttöä koskeva näyttö olisi jäänyt riippumaan merkin kirjoitusasusta Big Mac/BIG MAC. Sanamerkkiä ei myöskään katsottu vesittyneeksi tai erottamiskyvyttömäksi (vaikkapa sana SKYR on Suomessa katsottu yleissanaksi).

McDonald’s varmasti valittaa päätöksestä ja saattaa tietyssä määrin pystyä vielä myös täydentämään toimittamaansa näyttöä. Jäämmekin siis mielenkiinnolla odottamaan, muutetaanko viraston päätöstä valituslautakunnassa haltijan argumenttien ja mahdollisen täydentävän aineiston/tietojen seurauksena.

Päätös on joka tapauksessa kaikille hyvä muistutus siitä, että EUIPO on todella tarkka käyttönäytön muodollisista vaatimuksista silloinkin, kun tavaramerkin käyttö on ”yleisesti tiedossa oleva seikka”.

Käyttönäytön kerääminen ja sitä täydentävien tietojen selvittäminen onkin tehtävä aina perusteellisesti, jotta saa täytettyä kaikki EUIPO:n muodolliset vaatimukset näytön luonteelle ja laajuudelle.